차상육 경북대 법학전문대학원 교수 해설

대법원 전원합의체는 2012년 1월 침해금지청구와 관련해 ‘특허가 무효’라는 항변이 있는 경우에 그 무효가 명백하다고 인정되면 침해금지청구는 허용되지 않는다고 판결했다.

당시 원고는 피고를 상대로 “2004년 특허받은 ‘드럼세탁기의 구동부 구조’와 ‘세탁기의 구동부 지지 구조’에 관한 특허권을 모두 침해해 피고의 세탁기를 제조 및 판매했다”며 특허권 침해행위 금지와 침해물품의 폐기 및 손해배상을 청구하는 소송(2010다95390)을 제기했다. 해당 판결은 특허침해소송에서 진보성 요건 흠결이 명백하다고 판단되는 경우 특허권자 등이 주장하는 특허권이 실질상 무효라고 봤다. 또 ‘이러한 형식상 권리에 불과한 특허권에 기반한 금지청구권 및 손해배상청구권의 행사는 민법 제2조 소정의 권리남용에 해당한다’는 침해자 측의 항변을 인정한 최초의 판결이다. 다만 해당 판결은 권리남용이론을 적용함에 있어 명백성 요건을 추가로 요구했다. 명백성의 의미와 관련해 향후 실무에서 쟁점이 될 것으로 보이고, 권리남용이론의 적용 범위를 제한하고 있다는 점에서 한계가 있어 향후 입법론적 대안이 마련돼야 할 것으로 판단된다.

아울러 해당 판결은 특허심판원의 무효심판절차뿐만 아니라 일반법원이 특허침해소송에서 특허발명에 대한 진보성 결여 여부의 판단을 할 수 있음을 허용했다. 이에 대한 이론적 근거로서 권리남용이론을 채택해 앞으로 특허침해소송 실무에 미치는 영향이 적지 않다.

해당 판결 이전에도 “특허권도 사권(私權)의 일종이고, 특허법에 그 권리의 행사 등에 관해 특별한 규정이 없으면 민법이 보충적으로 적용될 수 있다. 특허권 행사의 한 형태인 금지청구에도 민법 제2조의 신의성실의 원칙 또는 권리남용 금지의 원칙이 적용될 수 있다”는 학설이 존재했다. 권리남용이나 신의칙에 의해 금지청구권을 제한할 필요성이 있다는 주장이다. 그러나 해당 판결 이전에는 학설의 내용을 직접적으로 인정한 판례는 찾아보기 어려웠다. 다만 대법원이 2004년 10월 선고한 판결(2000다69194)에서 해당 사건의 해결과는 직접적인 관련 없이 권리남용의 법리가 처음으로 언급되기는 했다.

이와 관련해 정보기술(IT) 분야 표준필수특허의 권리행사에 대한 판결이 내려진 적이 있다. 2012년 8월 삼성전자와 애플 사이의 특허권침해금지 등 사건(2011가합39552)에서 원고(삼성전자)가 프랜드(FRAND) 선언을 한 표준필수특허에 대해 같은 표준을 실시하는 피고(애플코리아)에 금지 및 손해배상을 청구한 사례다.

서울중앙지법은 침해금지청구를 하는 것이 프랜드 선언에 위반한 행위(권리남용)에 해당하는지를 검토했다. 재판부는 우선 “상대에 대한 특허권 행사가 법적으로 보호할 가치가 없다고 인정되는 경우, 특허권 금지 및 손해배상 청구는 등록 특허에 관한 권리를 남용하는 것”이라고 전제했다. 법적으로 보호할 가치가 없다고 인정되는 경우로는 상대에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하고, 신의성실의 원칙에 위배하는 경우 등을 제시했다. 재판부는 “프랜드 선언을 한 경우에는 표준특허에 대해 특허법의 목적과 이념 등에 비춰 특허권자의 권리를 제한할 필요성도 인정된다”고 설명했다.

재판부는 “원고(삼성전자)가 금지청구를 하는 것이 권리남용에 해당한다고 할 수 없다”고 판시했다. 특허권자의 침해금지청구권 행사 제한을 요구하는 피고(애플)의 항변을 배척한 것이다. 서울중앙지법은 이에 대한 근거로 피고(애플)가 실시허락청구나 협의를 하지 않았던 점, 소송 제기 이후 교섭불성립의 원인이 원고(삼성전자)의 성실교섭의무 위반만이라고는 말할 수 없는 점, 소송의 목적이 피고(애플)의 시장으로부터의 배제나 경쟁 제한은 아닌 점 등을 들었다. 해당 사건의 판결 내용은 표준필수특허의 실시 과정, 제소의 목적이나 경위, 실시료율과 관련해 특정 시점까지의 교섭 과정 등을 포함한 권리남용의 구체적 기준에 대해 법원이 최초로 적용한 판결이라는 점에서 의미가 있다.

특허제도의 의의는 특허법의 목적인 발명의 장려로써 산업의 발달에 기여하는 것이다. 특허권이 배타적, 독점적 권리인 것을 감안하면 특허권의 본질에 관한 금지청구권의 행사를 제한하는 것에는 신중한 대응이 요구된다. 그러나 특허권의 강한 보호를 요구한 나머지 특허법의 목적인 산업의 발달에 저해되는 결과를 초래하는 것은 바람직하지 않다. 결국 산업 발달에 기여한다는 특허제도의 목적에 비춰 볼 때, 표준필수특허에 대한 금지청구권의 행사라도 산업 발달이라는 목적에 반한다면 금지청구권의 행사가 제한될 수밖에 없다는 인식이 중요하다. 기존의 ‘특허권침해는 곧 금지명령인정’이라는 기계적인 도식에서 벗어날 필요가 있다. 우리 법원도 향후 특허괴물과 같이 특허제도의 목적에 반하는 특허권 행사에 대해서는 금지청구권 행사를 제한하는 등 유연한 권리 구제 방안을 본격적으로 모색해야 한다.

[용어 클릭]

■프랜드(FRAND·Fair, Reasonable and Non-Discrimination) 선언 대체할 수 없는 표준필수특허에 대해 특허권을 가지고 있는 업체가 공정하고 합리적이고 비차별적으로 후발 업체에 라이선스를 제공할 의무를 말한다. 이에 따라 특허가 없는 업체가 표준특허로 우선 제품을 만든 다음 나중에 적정한 특허 기술 사용료를 낼 수 있다.

■특허괴물(Patent Troll) 제품을 직접 생산하거나 판매하지는 않고 특허소송만으로 수익을 내는 특허 전문 기업이다. 재정 상태가 열악하거나 부도난 회사, 경매시장 등을 통해 대량의 특허를 저렴한 가격으로 구입한 후 다른 기업이 특허를 침해하면 특허소송 전문 인력을 배치해 소송을 걸어 거액의 배상금이나 합의금을 챙기는 식으로 운영된다.

[차상육 교수는]

▲한양대 법학 박사 ▲경북대 법학전문대학원 교수 ▲특허청 위원 ▲한국저작권위원회 위원 ▲정보통신산업진흥원 위원 ▲방송통신위원회 위원 ▲한국특허법학회